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성분명

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페린도프릴

사건의 개요

본 사건의 원고는 의약품 아서틸의 제네릭 의약품을 판매하고 있었고, 이에 대해 권리자(피고)로부터 특허 CA 1341196호에 대한 침해소송을 제기당했으며, 침해소송에서 원고는 피고의 특허를 침해하였다는 판결을 받았음. 침해판결에 대하여 상기 권리자는 원고에 대하여 손해배상소송을 제기하였음. 본 판결은 상기 손해배상소송에서 원고가 배상해야할 손해액이 과도하다는 취지로 손해배상소송의 2심을 청구하였고, 이에 대해 재판부는 원고 패소 판결함

특허의 개요

발명의 명칭 Process for the preparation of substituted imino diacids
출원번호(출원일) CA 387093 (1981-10-01)
등록번호(등록일) CA 1341196 (2001-03-06)
존속기간 만료일 2001-10-01
권리자 ADIR et Cie
요약 Compounds having the general formula (see formula I) wherein: R1 represents a hydrogen atom or an alkyl group of 1 to 4 carbon atoms R2 represents a linear alkyl group of 1 to 6 carbon atoms and their pharmaceutically acceptable addition salts These compounds are useful as medicaments.
대표청구항 1. Compounds having the general formula in which: R1 represents a hydrogen atom or an alkyl group of 1 to 4 carbon atoms R2 represents a linear alkyl group of 1 to 6 carbon atoms and their pharmaceutically acceptable addition salts.

판례서지사항

사건번호 A-315-15
선고일 2017-02-02
사건의 종류 특허 침해
원고 ADIR, Servier
피고 APOTEX
특허번호 CA 1341196호
국가 캐나다
판결결과 인용
유효성분
첨부파일 2018_pan_txt_30.pdf

사건의 경과

● 본 사건의 원고는 의약품 아서틸(페렌도프릴을 유효성분으로 함)의 제네릭 의약품을 판매하고 있었고, 이에 대해 권리자(피고)로부터 특허 CA 1341196호에 대한 침해소송을 제기당했음
● 침해소송에서 원고는 상기 특허는 무효가 되어야 한다고 주장했으나, 재판부는 원고의 청구를 기각하여 상기 특허는 무효가 아니고 원고는 상기 특허를 침해하였으므로 이에 대해 손해배상할 의무가 있다고 판결하였음
● 원고는 상기 손해배상액의 일부를 변제하기 위하여 2심을 청구하였고, 2심 재판부는 원고의 청구를 기각하고, 원고는 손해배상액의 일부 변제없이 모두 배상하여야 된다고 판결하였음

판결 내용

□ 당사자의 주요 주장

1) 원고 측 주장
o 손해배상액의 일부는 변제되어야 함
- 원고는 권리자의 특허를 침해하였다는 데에는 승복하고, 특허침해에 의한 손해배상액도 지불하고자 함
- 그런데 상기 손해배상액 중에서 원고가 국내에서 실시한 제품에 의한 손해배상액은 인정하나 원고가 해외(호주, 영국)에 수출함으로써 발생한 손해배상액은 상기 특허에 대한 적절한 손해배상액보다 높게 가산되었고, 또한 해외에 수출한 제품의 일부는 상기 특허를 침해하지 않는 것으로 대체함으로써 발생한 것이므로 손해배상액에서 해외에 수출함으로써 발생한 금액은 변제되어야 함
- 또한, 원고가 해외에서 상기 제네릭 의약품을 판매할 때에, 이는 특허 도전 제품(patent challenge product)으로서 특허소송이 진행될 수 있는 위험성이 있기 때문에 가격을 높게 책정하였는데, 이는 상기 의약품의 기본적인 가격보다 높으므로, 그 차액금은 본 손해배상금액에서 제외되어야 함

2) 피고(권리자) 측 주장
o 원고의 손해배상액 중의 일부에 대한 변제는 없어야 함
- 기본적으로 손해배상액은 원고의 침해행위에 의해 발생한 것이므로 국내 및 해외에 상관없이 모두 배상하여야 함
- 원고는 해외에 수출함으로써 발생한 이익금은 상기 특허를 침해하지 않는 대체제에 의해서 발생한 것이라고 주장하고 있으나, 원고는 이를 입증하지 못하였고, 원고가 해외에서 취득한 이익금도 본 특허가 없었으면 발생하지 않았을 것이므로, 해외에서 취득한 모든 금액도 변제없이 손해배상하여야 함

□ 법원 판결의 주요 내용
1) 법원의 판단결과
- 원고가 본 특허를 침해함으로써 발생한 손해배상액은 일부 변제없이 모두 권리자에게 배상하여야 함

2) 법원의 주요 판단 근거
o 해외 수출에 의한 원고의 이익금
- 원고가 해외에 수출한 제품의 판매이익을 손해배상액에서 변제받기 위해서는 해외에 수출한 제품은 특허를 침해하지 않는 대체제를 판매하여 발생한 이익금이어야 하고 원고는 이를 입증해야 함
- 원고는 본 소송에 제기된 제네릭 의약품의 해외에서 발생한 매출은 손해배상금액에서 제외되어야 한다고 주장하고 있으나, 본 사건에 있어서 원고는 해외에 수출한 제품이 상기 특허를 침해하지 않는 것이라고 주장함에 있어서 확실한 입증을 못했고, 또한 원고가 본 특허를 침해하지 않았다면 원고는 해외에서도 아무런 매출을 올릴 수 없었을 것임
- 또한, 원고는 상기 침해제품을 판매하는 데에 있어서 국내보다 해외에서 더 높은 가격으로 판매하였는데, 그 이유를 살펴보면 원고가 해외의 판매자들과 계약할 때에 상기 제품이 특허 도전 제품(patent challenge product)에 해당할 수 있으므로 특허소송에 대한 위험성이 있어서 해외에서 제품의 가격을 높게 책정한 것을 알 수 있음
- 원고가 상기 의약품의 제네릭 제품을 판매할 수 있었던 것도 상기 의약품의 유용성이 높다는 것을 알고 있었기 때문이고, 원고는 원고가 해외에서 판매한 제품의 가격이 원래 의약품의 가격보다 높게 책정되었기 때문에 그 차액을 손해배상금액에서 제외되어야 한다고 주장하고 있으나, 원고의 주장에서 원고는 상기 제네릭 의약품이 원래 의약품을 침해할 수 있다는 것을 인지하고 있었다는 것을 알 수 있음
- 따라서 원고가 해외에서 취득한 판매매출은 모두 원고가 원래 의약품을 침해할 수 있다는 것을 인식한 상태에서 발생한 것이므로, 이 금액도 손해배상금액에 모두 포함되어야 함

시사점

● 특허의 침해에 의해서 발생하는 손해배상액을 산정함에 있어서, 침해자가 특허권이 존재하는 국내에서 실시한 판매금액은 당연히 산정되어야 하고, 침해자가 해외에서 실시한 판매금액에 대해서는 그 발생원인이 상기 특허권을 실시함을 통해서 이익을 취득할 수 있다는 것을 침해자가 인식하고 있었을 경우에는 당연히 손해배상금액에 산정되어야 함. 다만, 침해자가 해외에서 취득한 이익금이 상기 특허를 침해하지 않는 대체제를 판매함으로써 발생한 것이라고 주장하기 위해서는, 침해자는 이를 객관적으로 입증하여야 하고, 그렇지 못하였을 경우에는 해외 판매금액도 모두 손해배상금액에 산정되어야 한다고 판결함 사례임.